Актуальные вопросы патентной защиты лекарственных средств

«Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры»

«патентными» троллями
споры, связанные с товарными знаками на лекарственные средства

ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ
выплата

компенсаций за причинение вреда здоровью,
возникшего в связи с использованием лекарственного препарата

СПОРЫ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
законность торгов
намеренное ограничение числа участников
надлежащее оформление аукционной документации

Судебная практика в деятельности фармацевтических компаний. П.В. Садовский

Категории судебных споров по фармацевтике

действует 20 лет со дня подачи первоначальной заявки на выдачу

патента (п. 1 ст. 1363 ГК РФ). При этом для лекарственного средства предусмотрена возможность продления срока действия патента только в случае, если его последующие клинические исследования и государственная регистрация затягиваются на срок более пяти лет. В таких случаях срок действия патента может быть продлен на период, прошедший до дня выдачи разрешения на применение изобретения за вычетом пяти лет, но не более чем на пять лет (п. 2 ст. 1363 ГК РФ).
По истечении срока действия патента изобретение переходит в общественное достояние (п. 1 ст. 1364 ГК РФ).
В период охраны лекарственного средства в качестве изобретения, фармацевтические компании – конкуренты занимаются разработкой дженериков или биоаналогов (воспроизведенных биологических средств).

Судебная практика в деятельности фармацевтических компаний. П.В. Садовский

Патентная защита лекарственных средств

(формулу);
способ получения химического соединения (субстанции);
фармацевтическую композицию на основе

химического соединения;
способ применения химического соединения или фармацевтической композиции;
способ лечения с использованием химического соединения или фармацевтической композиции.

Патентная защита лекарственных средств

Судебная практика в деятельности фармацевтических компаний. П.В. Садовский

Объектом охраны по нему является общая структурная формула нового химического

соединения, причем ею могут охватываться сразу несколько «конечных» веществ.

Формула при этом не должна быть слишком широкой: мировой практике известны случаи, когда патент признавался недействительным на том основании, что под родовую формулу подпадали несколько квинтиллионов химических соединений. Именно такое решение принял канадский суд в отношении патента на препарат «Виагра» (Решение Верховного суда Канады от 08.11.2012 по делу Teva Canada Ltd. v Pfizer Canada Inc.).

Тем не менее, разработчики новых лекарственных средств, в первую очередь, стремятся получить патент на химическое соединение (формулу), рассматривая остальные способы патентования как вспомогательные или субсидиарные.

Патент на химическое соединение: объем охраны

Судебная практика в деятельности фармацевтических компаний. П.В. Садовский

биологические изобретения в области фармацевтики. Наиболее знаковые споры рассматривались в

США.
Diamond v. Chakrabarty, 1980
Верховный Суд США указал, что патентоспособными являются все объекты, произведенные человеком [«патентоспособным является все, что находится под солнцем и сделано человеком»].
Суд разграничил (1) объекты, созданные природой и (2) объекты, создание которых было обусловлено деятельностью человека. Последние, по мнению суда, являются патентоспособными.
Верховный Суд США верен данной позиции, она отражена в недавних громких решениях
(например, Mayo Collaborative Servs.v. Prometheus Labs. 2012 г.;
Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc. 2013 г.)

Патентоспособность биологических лекарств

Судебная практика в деятельности фармацевтических компаний. П.В. Садовский

А40-65668/08-27-569
Компания «Новартис А.Г.» v. ЗАО «Фарм-Синтез» с иском о прекращении

нарушения исключительного права на изобретение путем запрещения ответчику изготавливать лекарственное средство иматиниб, а также предпринимать действия, направленные на осуществление государственной регистрации лекарственного средства иматиниб;
Позиция ВАС:
действия по подготовке и представлению в Росздравнадзор указанных документов для целей получения разрешения на использование генерического лекарственного средства как только истечет срок действия патента компании не являются использованием изобретения и могут быть квалифицированы лишь как подготовка к использованию, что не является нарушением исключительного права компании.
не может быть признано нарушением прав компании и представление в Росздравнадзор образцов лекарственного средства для проведения экспертизы качества лекарственного средства

Нарушение исключительных прав

Судебная практика в деятельности фармацевтических компаний. П.В. Садовский

какие-либо продукты, но не производят и не продвигают их. Подобные

патенты используются для подачи исков к крупным компаниям о нарушении исключительных прав тролля.
Roche Prods Inc. v. Bolar Pharm, 1984 (США)
(истец – патентообладатель активного ингредиента снотворного (срок действия патента должен был истечь почти сразу подачи иска в суд). Ответчик – фармацевтическая компания, проводившая эксперименты с данным ингредиентом с целью определения является ли дженерик компании биоэквивалентным продукту истца)
осуществление права истца не должно противоречить общественным интересам;
должна быть подтверждена добросовестность обвиняемого в нарушении исключительного права;
суд должен оценить, является ли возмещение убытков достаточным и адекватным способом защиты исключительных прав патентообладателя.

Патентные тролли vs фармацевтические

Судебная практика в деятельности фармацевтических компаний. П.В. Садовский

в деятельности фармацевтических компаний. П.В. Садовский
Патентные споры: дженерики

2125992 (дело № А40-114675/2012).
Патентом охранялась формула действующего вещества (иматиниб),

а также фармацевтическая композиция на его основе (противоопухлевый препарат «Гливек»). Срок защиты по патенту истекал 1 апреля 2013 г.
В 2012 г. Минздрав России инициировал осуществление государственных закупок дженерика «Генфатиниб». Компания «Новартис» подала иск к производителю дженерика, импортеру и дистрибьютору в России, а также к организатору госзакупок.
В связи с необходимостью уведомления одного из соответчиков рассмотрение дела было отложено до получения соответчиком в Аргентине формального уведомления. Очередное заседание суда по делу было назначено на 8 апреля 2013 г. – к тому времени срок действия патента уже неделю как истек.

Оригиналы vs. дженерики

Судебная практика в деятельности фармацевтических компаний. П.В. Садовский

Акциенгезелльшафт vs «Гедеон Рихтер» и др.
Вывод суда:
При признании патента частично

недействительным и выдаче нового патента в период фактического отсутствия патента на изобретение, но наличия заявки на регистрацию патента с уточненной формулой изобретения, исключительное право продолжает действовать в объеме уточненной формулы изобретения.

Судебная практика в деятельности фармацевтических компаний. П.В. Садовский

Оригиналы vs. дженерики

химических соединений, которые ввиду отсутствия родового понятия характеризуются перечислением нескольких

видов.
Цель: предоставить патентообладателю более широкую охрану его прав.
Структуры Маркуша могут включать огромное (3, 4, 10 миллионов), иногда бесконечное число конкретных химических соединений.
Количество существующих в действительности, экспериментально полученных и испытанных на заявленную в описании патента активность химических соединений примеров, несравнимо меньше того количества, на которое распространяются права патентовладельца.

Судебная практика в деятельности фармацевтических компаний. П.В. Садовский

Оригиналы vs. дженерики: Формула Маркуша (Markush claim)

Новартис АГ v. ЗАО «Ф-Синтез»
(А41- 1841/11)
Судебная практика в деятельности фармацевтических

компаний. П.В. Садовский

Судебная практика по формуле Маркуша

судебной практики:
В силу п.3 ст. 1358 ГК РФ изобретение

признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до использования соответствующего продукта или способа действий (п.2 ст. 1358)
Обоснованность использования группы альтернативных признаков в отношении многих соединений определяется наличием одинаковых свойств у таких соединений а целом, заявленных в пределах общей структурной формулы, т.е. все химические соединения, заявленные в пределах обобщенной структурной формулы, должны иметь одинаковое назначение.

Судебная практика в деятельности фармацевтических компаний. П.В. Садовский

Позиция суда касательно формулы Маркуша

делу N А40-110460/2012
Debiofarm S.A. (Дебиофарм С.А) v. Федеральная служба

по интеллектуальной собственности (Роспатент), третье лицо - TEVA PHARMACEUTICAL INDYSTRIES LTD. (Тева Фармацевтические предприятия Лтд.). Палата по патентным спорам Роспатента признала недействительным полностью патент Российской Федерации «Фармацевтически стабильный препарат оксалиплатины» в связи с несоответствием условию «промышленной применимости».
Позиция Суда по интеллектуальным правам:
речь идет о принципиальной возможности использования изобретения, а не о целесообразности такого использования.
средствами, с помощью которых возможно осуществление изобретения, являлись вещество оксалиплатина и инъекционная вода, для каждого из которых в описании приводится конкретная характеристика.
имеет место злоупотребление правом, так как общество «Тева», оспаривая патент по условию «промышленная применимость», одновременно просило выдать принудительную лицензию на его использование.

Судебная практика в деятельности фармацевтических компаний. П.В. Садовский

Промышленная применимость лекарственных средств

делу N А40-110460/2012
Компания «Авентис Фарма С.А.» v. Федеральная служба

по интеллектуальной собственности, третье лицо - ООО «Протера». Палата по патентным спорам Роспатента признала недействительным полностью патент Российской Федерации «Композиция для инъекций на основе таксоидов» в связи с несоответствием условию «промышленной применимости».
Позиция Суда по интеллектуальным правам:
вывод о том, что описание и формула оспариваемого патента содержали указание назначения изобретения, подтверждает принципиальную возможность использования изобретения по оспариваемому патенту в фармакологической промышленности и в медицине, и, соответственно, наличие у патента промышленной применимости.
наличие на рынке разрабатываемого и поставляемого компанией Авентис Фарма С.А. лекарственного препарата «Таксотер» с активным веществом «Доцетаксел», при производстве которого используется спорный патент свидетельствует о промышленной применимости патента.

Судебная практика в деятельности фармацевтических компаний. П.В. Садовский

Промышленная применимость лекарственных средств

знак «КАРНИТОН»
Позиция ВАС:
товарный знак «КАРНИТОН» является производным от Международного

непатентуемого наименования (МНН) «карнитин», поскольку сходен с ним до степени смешения;
при оценке того, является ли товарный знак производным от МНН, возможно использование тех же признаков (фонетика, семантика, графика), что и при оценке сходства обозначений до степени смешения;
противоречит общественным интересам;
регистрация товарного знака «КАРНИТОН» может создать препятствия для производства и доступа на российский рынок лекарственных средств одной фармакологической группы с «карнитином», так как правообладатель имеет исключительное право запрещать использование любых сходных до степени смешения с его товарным знаком обозначений в отношении однородных товаров.

Судебная практика в деятельности фармацевтических компаний. П.В. Садовский

Товарные знаки и лекарственные средства

компаний за причинение вреда здоровью является наиболее распространенной в США.

В

2013 самая высокая компенсация была выплачена компанией Wyeth в пользу пары из Огайо, сумевшей доказать влияние лекарства Effexor, применяемого во время беременности, на смерть их новорожденного ребенка

Самая крупная победа истцов в этой категории споров — мировое соглашение на сумму 4,8 млрд долл. с производителем лекарства «Vioxx»

Взыскание убытков за причинение вреда здоровью

Судебная практика в деятельности фармацевтических компаний. П.В. Садовский

В июне 2014 года стало известно о подаче первого коллективного иска в США против Bayer AG, связанном с препаратом Xarelto.

а не его дистрибьютор (Постановление ФАС Уральского округа от 12.07.2011

№ Ф09-3512/2011 )
Установление дополнительного требования к лекарственному средству (вакцине) является незаконным, поскольку оно является дополнительным и не относится к самой вакцине (Постановление ФАС МО от 21.06.2011 № КА-А40/6396-11).
При установлении в документации определенного лекарственного средства, отказ от приобретения его аналога является законным. (Постановление ФАС СЗО от 15.06.2011 №А27-13633/2010).
Указание в документации требований к лекарственному препарату не может рассматриваться как положение, приводящее к ограничению, недопущению или устранению конкуренции при проведении торгов. (Постановление ФАС Поволжского округа от 26.07.2012 по делу № А12-18944/2011, Определение ВАС РФ от 07.04.2010 № ВАС-3470/10 по делу № А76-4634/2009-63-91).

Судебная практика в деятельности фармацевтических компаний. П.В. Садовский

Споры в сфере государственных закупок